Почему российская регистрация не защищает на рынке США
Товарный знак, зарегистрированный в Роспатенте согласно статье 1477 ГК РФ, действует исключительно на территории России. На рынке США эта охрана юридически равна нулю: USPTO — ведомство по патентам и товарным знакам США — не признаёт иностранные регистрации автоматически. Без свидетельства USPTO любой американский участник рынка вправе использовать то же или сходное обозначение.
США придерживается принципа использования (use-based system): право на знак традиционно возникает из фактического применения в торговле, а не только из факта регистрации. Это принципиально отличает американскую систему от российской, где регистрация товарного знака в Роспатенте сама по себе порождает исключительное право (статья 1484 ГК РФ).
Неочевидный риск: если американская компания зарегистрирует обозначение, сходное с вашим, раньше вашей заявки, она получит право обратиться в Таможенно-пограничную службу США (CBP) с требованием о блокировке импорта. Такой запрет (exclusion order) означает полную остановку поставок на американский рынок.
Как выбрать основание для подачи заявки в USPTO?
Иностранный заявитель вправе выбрать одно из трёх оснований для подачи заявки в USPTO. Выбор определяет пакет документов, сроки и стоимость процедуры. Неправильный выбор основания — одна из наиболее частых причин Office Action и затягивания регистрации.
Секция 1(a) — использование в торговле (Use in Commerce). Применяется, если товар или услуга уже реализуется на территории США под данным обозначением. Необходимо приложить образцы использования (specimens): фотографию упаковки, скриншот сайта с продажей американским покупателям или этикетку. Это наиболее быстрый путь к регистрации.
Секция 1(b) — намерение использовать (Intent to Use). Подходит экспортёрам, которые планируют выход на рынок США, но ещё не осуществили продажи. После одобрения экспертом USPTO направляет Notice of Allowance, после чего в течение 6 месяцев (с возможностью продления до 36 месяцев за дополнительную пошлину) необходимо подтвердить фактическое использование знака.
Секция 66(a) — Мадридский протокол. Подходит при наличии действующей базовой регистрации или заявки в Роспатенте. Заявка подаётся через Международное бюро ВОИС. Для России этот путь означает зависимость от базовой регистрации в течение первых 5 лет: если Роспатент аннулирует базовый знак, американская регистрация также прекращается.
Если вы уже продаёте товары в США или планируете первую поставку в течение года — выбор основания напрямую влияет на сроки и итоговые затраты. MARQA определит оптимальный путь, проверит обозначение по базам USPTO и подберёт американского поверенного для сопровождения заявки.
Пошаговая регистрация товарного знака в USPTO
Регистрация товарного знака в USPTO включает шесть последовательных этапов. Полный цикл при отсутствии Office Action занимает от 12 до 18 месяцев. Каждый этап имеет жёсткие дедлайны: их пропуск ведёт к отказу или отмене регистрации без права восстановления.
До подачи заявки необходимо проверить обозначение по базе TESS (Trademark Electronic Search System) на сайте USPTO. Поиск включает точное совпадение, фонетическое сходство и сходство по внешнему виду. Конфликты выявляются на этом этапе — после подачи заявки устранить их значительно дороже.
Иностранный заявитель вправе подать заявку в USPTO по двум основаниям: использование знака в торговле (Use in Commerce, секция 1(a) Закона Лэнхема) либо намерение использовать знак (Intent to Use, секция 1(b)). Также доступна подача через Мадридский протокол на основе российской регистрации (секция 66(a)).
Заявка подаётся через онлайн-систему TEAS (Trademark Electronic Application System). Для иностранных заявителей с 2019 года обязательно участие американского поверенного (US-licensed attorney). Государственная пошлина составляет от 250 до 350 долларов за один класс в зависимости от типа формы TEAS.
USPTO проводит формальную и содержательную экспертизу в течение 8–12 месяцев. Эксперт (Examining Attorney) может направить Office Action — запрос о дополнениях или устранении оснований для отказа. На ответ отводится 3 месяца с возможностью продления до 6 месяцев за дополнительную пошлину.
После одобрения экспертом знак публикуется в Official Gazette. В течение 30 дней любое третье лицо вправе подать оппозицию в Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). При отсутствии оппозиции — для заявок на основе использования регистрация оформляется в течение 2–3 месяцев.
Для сохранения регистрации необходимо подать декларацию об использовании знака (форма Section 8) между 5-м и 6-м годами действия. При продлении на 10-летний срок одновременно подаётся заявление Section 9. Неподача декларации приводит к автоматической отмене регистрации.
Производитель промышленного оборудования из Уральского федерального округа (осень 2023 года) обратился в MARQA после того, как американский дистрибьютор начал использовать сходное обозначение на рынке США. К моменту обращения дистрибьютор уже подал заявку в USPTO по секции 1(a).
MARQA совместно с американским поверенным подготовила возражение в Trademark Trial and Appeal Board на основании более раннего использования обозначения в международной торговле. Регистрация дистрибьютора была аннулирована. Потенциальные потери клиента от остановки поставок оценивались свыше 12 млн рублей в год.
Какие документы нужны для регистрации ТЗ в США?
Для подачи заявки в USPTO иностранному заявителю необходимо подготовить базовый пакет документов. Требования различаются в зависимости от выбранного основания, однако ядро пакета остаётся единым для всех процедур.
Что подготовить перед подачей
- Изображение обозначения в формате JPEG или PNG (минимум 250×250 пикселей, максимум 944×944 пикселя).
- Перечень товаров и услуг с указанием классов по МКТУ (Международная классификация товаров и услуг) — в американской формулировке, соответствующей идентификаторам базы данных USPTO.
- Данные заявителя: полное наименование юридического лица и страна регистрации или ФИО и гражданство для ИП.
- Образцы использования (specimens) — для заявок по секции 1(a): фото упаковки, этикетки или скриншот интернет-магазина с продажей американским покупателям.
- Контактные данные американского поверенного с номером лицензии штата.
Для подачи через Мадридский протокол дополнительно потребуется копия российского свидетельства о регистрации или уведомление Роспатента о поданной заявке. Подробнее о структуре российской заявки — в материале о регистрации товарного знака под ключ.
Какие ошибки и риски возникают при регистрации ТЗ для экспорта в США?
Наиболее распространённые ошибки при регистрации товарного знака при экспорте в США связаны с неверным выбором основания, неправильным описанием перечня товаров и несвоевременным реагированием на Office Action. Каждая из них увеличивает срок и стоимость процедуры или ведёт к отказу.
Ошибка 1: подача по секции 1(b) при уже существующих продажах. Если товар уже реализуется в США, заявка должна быть подана по секции 1(a). Подача по Intent to Use при наличии фактического использования влечёт риск отказа или оспаривания регистрации.
Ошибка 2: описание товаров и услуг слишком широкими категориями. USPTO не принимает расплывчатые формулировки. Заявки с категориями «различные товары» или «услуги в сфере бизнеса» возвращаются с требованием уточнения. Это задерживает процедуру на 3–6 месяцев.
Ошибка 3: пропуск дедлайна ответа на Office Action. На ответ отводится 3 месяца. Пропуск этого срока без ходатайства о продлении означает автоматический отказ в регистрации. Восстановить производство по такой заявке можно только через Petition to Revive с дополнительной пошлиной и при наличии уважительной причины.
Триггер конверсии: компания, не подавшая заявку в USPTO до начала продаж, в среднем тратит на устранение конфликта с американским правообладателем от 2 до 5 лет и несёт расходы от 80 000 до 200 000 долларов на судебное разбирательство — при том что стоимость превентивной регистрации составляет от 2 000 до 5 000 долларов.
Об охране нестандартных обозначений, включая цветовые решения, можно прочитать в статье о регистрации цвета как товарного знака.
Если USPTO направил Office Action или иной участник рынка подал оппозицию — каждый день промедления сокращает срок для ответа. MARQA оценит основания отказа, подготовит аргументированный ответ совместно с американским поверенным и предложит стратегию защиты позиции в TTAB.
Сравнение сценариев и экономика регистрации
Выбор между прямой подачей в USPTO и Мадридским протоколом зависит от масштаба экспорта, наличия российской регистрации и готовности к дополнительным затратам. Ниже — сравнение трёх типичных сценариев для разных категорий бизнеса.
| Сценарий | Основание | Срок | Затраты (1 класс) | Главный риск |
|---|---|---|---|---|
| ИП / малый бизнес, первые продажи в США | Секция 1(b), Intent to Use | 14–20 мес. | от 2 500 USD | Необходимость подтвердить использование в течение 6–36 мес. |
| ООО, активные поставки, есть РФ-регистрация | Мадридский протокол, секция 66(a) | 12–18 мес. | от 2 000 USD | Зависимость от базовой российской регистрации (5 лет) |
| Группа компаний, широкая линейка продукции | Прямая подача, секция 1(a) | 12–16 мес. | от 3 500 USD на 2 класса | Качество specimens; риск Office Action по перечню товаров |
Экономика решения: годовой оборот российского экспортёра на рынке США, как правило, значительно превышает стоимость регистрации. Потеря права на обозначение из-за регистрации конкурентом требует либо судебного оспаривания (от 50 000 USD), либо полной смены бренда на новом рынке. Затраты на переименование — маркетинг, упаковка, дистрибьюция — в среднем составляют от 100 000 USD для продукта с устоявшейся дистрибьюцией.
О роли товарного знака в структуре более сложных коммерческих отношений — в материале о роли товарного знака в франшизе.
Пошаговый список для самопроверки: основание, пакет документов, перечень товаров, specimens и дедлайны — всё в одном файле.
Напишите «USPTO» в Telegram @nk_vitvet или WhatsApp — пришлём сразу.
Производитель косметики из Центрального федерального округа (весна 2025 года) планировал выход на рынок США с уже действующей российской регистрацией товарного знака. При предварительном поиске по TESS выявилось сходное американское обозначение в аналогичном классе МКТУ, зарегистрированное в 2021 году.
MARQA разработала стратегию: клиент скорректировал перечень товаров, исключив пересекающиеся позиции, и подал заявку через Мадридский протокол по уточнённому перечню. Заявка прошла экспертизу без Office Action, регистрация получена через 14 месяцев. Альтернативный сценарий — оспаривание действующей регистрации — обошёлся бы свыше 40 000 долларов.
Регистрация товарного знака при экспорте в США требует выбора правильного основания до начала поставок, соответствия перечня товаров идентификаторам USPTO и своевременного реагирования на Office Action. Промедление с подачей заявки — главный риск: чужая регистрация сходного обозначения фактически закрывает американский рынок.
MARQA сопровождает регистрацию товарных знаков в США на всех этапах: от предварительного поиска по базам USPTO до получения свидетельства. Мы координируем работу с аккредитованными американскими поверенными и обеспечиваем полное сопровождение процедуры без задержек на стороне клиента.
товарный знак
в США под ключ.
Проведём поиск по базам USPTO, подберём основание и перечень товаров, скоординируем работу с американским поверенным. Первичная оценка перспектив — бесплатно.
+7 (983) 510-38-76 · Пн–Пт 9:00–20:00, Сб 10:00–15:00
- Регистрация ТЗ в России — подбор классов, подача, сопровождение в Роспатенте
- Международная охрана — Мадрид, национальные процедуры, США, ОАЭ, Китай
- Споры — ППС, СИП — оспаривание регистраций, досрочное прекращение охраны
Российская регистрация товарного знака не является обязательным условием для подачи заявки в USPTO. Если подача осуществляется через Мадридский протокол, то базовая российская регистрация или заявка в Роспатенте необходима. При прямой подаче в USPTO по секции 1(a) или 1(b) Закона Лэнхема российская регистрация не требуется, однако её наличие упрощает доказательство приоритета.
Государственная пошлина USPTO составляет от 250 до 350 долларов за один класс товаров или услуг в зависимости от выбранной формы TEAS. К этому добавляются расходы на американского поверенного — как правило, от 1 500 до 4 000 долларов за ведение заявки до регистрации. Итоговые затраты по одному классу обычно составляют от 2 000 до 5 000 долларов.
Регистрация товарного знака в USPTO при стандартной процедуре занимает от 12 до 18 месяцев с момента подачи заявки. Срок включает экспертизу (8–12 месяцев), период публикации и оппозиции (30 дней) и оформление свидетельства (2–3 месяца). Если USPTO направляет Office Action, срок увеличивается на период подготовки ответа.
Для иностранных заявителей участие американского поверенного (US-licensed attorney) является обязательным требованием USPTO, введённым с августа 2019 года. Заявки от иностранных лиц без указания американского поверенного возвращаются без рассмотрения. Поверенный обязан иметь действующую лицензию на юридическую практику в одном из штатов США.
Регистрация товарного знака в США через Мадридский протокол возможна на основании действующей российской регистрации или поданной заявки в Роспатенте. Заявка по секции 66(a) Закона Лэнхема подаётся через ВОИС. Стоимость мадридской процедуры для одного класса в США составляет около 400–600 долларов в пошлинах ВОИС плюс расходы на американского поверенного.
Без регистрации в USPTO российский экспортёр лишён монопольной защиты на американском рынке и не может запретить местным компаниям использовать сходное обозначение. Другой участник рынка вправе зарегистрировать ваш знак первым и затем подать иск о нарушении товарного знака или направить таможенный запрет на ввоз товаров (CBP exclusion order), что фактически блокирует экспорт.